QA로 알아보는 유럽특허 실무

지유철 , Rainer Viktor 지음

박영사 2023년 12월 18일 출간 종이책 : 2023년 11월 13일 출간

작품소개

책소개

머리말

2023년 6월 1일부터 유럽특허청을 통해서, 등록과 동시에 유럽 내 17개 국가에 유효한 권리를 가지는 단일특허(Unitary patent)를 확보할 수 있게 되었고, 동시에 통합특허법원(Unified Patent Court)을 활용해 한 번의 소송으로 17개 국가에 기속력을 가지는 판결을 얻을 수 있게 되었다. 이에 따라, 미국 인구를 넘는 유럽시장에서 자사 제품 및 기술보호를 위해 유럽특허청을 통한 유럽특허 확보가 더 매력적이게 되었다.
하지만 여전히 한국기업의 특허조직에서 주된 업무는 특허분쟁 리스크가 가장 큰 미국에서 권리확보 및 분쟁대응 업무이다. 그러다 보니 한국기업의 특허실무자 및 한국대리인은 해외특허 업무 중 미국특허 업무에 대한 지식과 경험이 많은 반면, 유럽특허 업무에 대해서는 그렇지 않은 것이 사실이다. 타 특허청과 비교해서 출원절차가 상이하고 진보성 판단 방법에 독특한 기준을 가지고 있는 유럽특허청을 통한 권리확보에 익숙하지 않다.
저자가 한국의 유명 전자업체의 특허조직에서 근무할 당시에도 비슷한 경험을 한 바 있다. 경쟁사를 공격하기 위한 특허를 개발하기 위해 미국 계속출원(Continuation application)을 진행한 다음에, 동일한 청구항으로 유럽 분할출원을 진행하려고 했다가, 당시 유럽대리인이 해당 청구항은 지지규정(Art. 76(1) EPC) 위반에 해당한다고 하여 유럽 분할출원용 청구항 세트를 새롭게 작성해야 한 적이 있었다. 청구항 보정의 자유도가 떨어져서 출원 이후에 청구항 보정을 통해 공격특허를 만드는 것이 어려운 유럽출원을 굳이 해야 하나 의문을 가지기도 했다. 하지만 반대로 해석해서, 경쟁사들이 유럽특허청을 통한 권리확보 절차를 제대로 수행하지 못해서 좋은 유럽특허 확보에 어려움을 겪을 때, 자사가 유럽특허 업무의 특징과 장점을 충분히 활용해 경쟁사 대비 우수한 품질의 유럽특허를 확보할 수 있는 기회가 있을 수 있겠구나 생각했었다.
이 책은 이러한 저자의 경험을 바탕으로, 한국기업의 특허실무자들과 한국대리인들이 유럽특허 업무를 충분히 이해하고 활용하여 우수한 품질의 유럽특허를 확보하는 데 기여하고자 출간하게 되었다.
이 책의 구성은 실무자들이 어떤 문제에 직면했을 때 이에 대한 해결방안을 찾는 데 도움을 주기 위하여 Q&A 방식으로 구성하였다. 또, 현재 관심있는 질문을 책에서 빨리 찾을 수 있도록 질문들을 출원 절차순으로 나열하였다. 즉, 출원절차를 출원준비 단계, 조사 단계, 심사 단계, 등록 및 개별국 유효화 단계, 이의신청 단계, 심판단계 순으로 나눈 다음, 해당 단계에 관련된 질문을 배치하였다. 모든 단계 관련사항 및 기타 질문사항도 추가하였다. 질문에 대한 답은 법령, 판례, 심사가이드 라인에서 제시하는 내용뿐만 아니라, 저자가 실무경험을 통해 얻었던 Know-how 성격의 내용도 기재하여 실무적 활용도를 높이고자 하였다. 또한 이론적 내용을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 가능한 구체적인 사례 및 판례를 소개하였다.
주지하다시피, 유럽출원 비용은 여러 국가의 특허출원 비용과 비교해 저렴한 편이 아니다. 그렇기 때문에 유럽특허 업무를 숙지하고 유럽특허청 절차에 올바르게 대응하여 투자한 비용에 버금가는 우수한 품질의 유럽특허 확보를 위한 노력이 필요하다. 반대로, 유럽특허 업무를 제대로 이해하지 못하고 유럽특허청 거절내용에 잘못 대응할 경우, 오히려 출원비용 증가, 특허품질의 저하, 등록까지 소요시간 증가가 발생할 수 있다.
아무쪼록 한국기업의 특허실무자들과 한국대리인이 비용과 시간을 최소화하면서 우수한 품질의 유럽특허를 확보하는 데 이 책이 조금이나마 기여할 수 있기를 기대해 본다.

2023년 10월
뮌헨에서 지유철

목차

안내글
1 소개9
2 용어/약어 및 기준 설명10
3 용어 대응표12
4 면책13


PART 01
출원준비 단계
1.1특허출원부터 등록까지 전체적인 절차는?16
1.2특허출원부터 등록까지 대략적인 소요 기간은?18
1.3특허출원부터 등록까지 대략적인 소요 비용은?19
1.4특허출원 이후 등록까지의 소요 기간을 줄이는 방법은?24
1.5PCT출원의 유럽단계 진입 시 비용은?29
1.6PCT출원의 유럽단계 진입기한을 놓친 경우 또는 우선권 주장 기한을 놓친경우 해결방법은?32
1.7공지예외규정 적용을 받기 위한 조건은?36
1.8모출원의 허여된 청구항보다 넓은 권리범위를 가지는 청구항으로 분할출원이가능한가?38
1.9향후 경쟁사 공격특허 개발을 위해 분할출원을 해 두어야 하는데,현시점에 경쟁사 제품과 매칭되는 청구항을 준비할 수 없는 상황인 경우,분할출원에 대한 청구항은 제출은 언제까지 최대한 미룰 수 있을까?40
1.10출원 시점에 비용을 줄이기 위해서는 어떻게 해야 하나?40
1.11비용측면에서 유럽출원보다 독일직접출원이 유리하지 않을까?44
1.12공격특허개발에 제약이 되는 Art. 76(1) 및 123(2) EPC 규정을 고려한바람직한 명세서 작성 방법은?47
1.13청구항에 독립항을 여러 개 포함시킬 수 있는 예외 조건은?60


PART 02
조사단계
2.1확장된 유럽조사보고서, 부분 유럽조사보고서, 보충적 유럽조사보고서라는용어는 그냥 유럽조사보고서와 무슨 차이가 있는가?68
2.2단일성 위반으로 부분 유럽조사보고서를 받은 경우 어떻게 대응해야 하나?70
2.3동일한 청구항 카테고리에 다수의 독립항이 있어서 Rule 62(a) EPC에따른 통지를 받은 경우 이에 대한 대응은?71
2.4의미있는 조사를 수행할 수 없다는 통지(Rule 63 EPC)를 받은 경우어떻게 대응해야 하나?72


PART 03
심사단계
3.1거절이유 대응을 위한 유럽대리인의 투여시간을 줄이기 위해서는 어떻게대응지시를 주어야 하나?78
3.2어떤 경우에 선행자료가 신규성 공격에는 사용될 수 있지만 진보성 공격에는사용될 수 없는가?84
3.3청구항을 어떻게 보정한 경우 출원명세서의 개시범위를 벗어나는 보정(Art. 123(2) EPC 규정 위반)에 해당하는가?86
3.4심사단계에서 청구항 보정 시 추가로 고려할 점은?93
3.5문제－해결 접근법(Problem－solution approach)이란?94
3.6기술적 특징과 비기술적 특징이 포함된 발명(Mixed－type invention,‘혼합발명’)의 진보성 판단방법은?110
3.7선택발명에 대한 신규성 및 진보성 판단방법은?123
3.8선택발명의 경우, 어떻게 보정한 경우 출원명세서의 개시범위를 벗어나는보정(Art. 123(2) EPC 규정 위반)에 해당하는가?125
3.9진보성 거절을 극복하는 방법/논리는 어떤 것이 있나?127
3.10진보성이 인정 또는 인정되지 않는 발명의 유형은?135
3.11유럽실무에서 진보성이 없다고 판단할 경우 선행문헌 3개 이상의 조합을근거로 활용하는 것이 일반적이지 않는 이유는?139
3.12불명료(Art. 84 EPC 규정 위반) 거절에 대해서 어떻게 대응해야 하나?140
3.13심사단계에서 단일성 위반(Art. 82 EPC 규정 위반) 반박 및 추가 조사료반환 요구 논리는?153
3.14Two－part form 작성방법은?157


PART 04
등록 및 개별국 유효화 단계
4.1특허허여의사 통지(notice of intention to grant, Rule 71(3) EPC에근거한 통지)에 대해서는 어떻게 대응해야 하나?162
4.2개별국 유효화를 위한 필요한 서류, 관납료 및 제출/납부 기한은?167
4.3유럽특허청 및 EP특허가 유효한 개별국가에 납부해야 하는 연차료는 한국및 미국특허청에 납부하는 연차료와 어떤 차이가 있는가?170
4.4분할출원이 가능한 시기는 언제인가?170
4.5소송을 준비하고 있는 특허의 권리범위를 소송 제기 전에 좁히고 싶을 때어떻게 하나?173
4.6단일특허(Unitary Patent)는 기존의 유럽특허와 무엇이 다르고 어떻게받을 수 있나?174
4.7관할배제(Opt－out)의 의미는 무엇이고 어떻게 활용될 수 있는가?185


PART 05
이의신청 단계
5.1이의신청 제기부터 이의신청에 대한 결정이 나오기까지 절차, 기간 및예상비용은?190
5.2이의신청절차에서 이의신청자 입장에서 유의할 점은?192
5.3이의신청절차에서 특허권자 입장에서 유의할 점은?194
5.4이의신청인이 누구인지 드러내지 않고 이의신청이 가능한가?196


PART 06
심판 단계

6.1누가 심판을 제기할 수 있나?200
6.2심판은 언제까지 제기할 수 있나?201
6.3심판이유서에는 어떤 내용이 포함되어야 하나?201
6.4심판절차에게 다툴/공격할 수 있는 범위는?204
6.5심판 제기부터 심판 결정이 나오기까지 절차, 기간 및 예상비용은?205
6.6심사를 담당한 심사관이 심판부에도 포함이 되나?207
6.7심판절차에서 보정이 가능한가?208
6.8심판절차를 좀 더 빠르게 진행시키는 방법은 있는지?210
6.9심판부가 심사부나 이의신청부로 환송할 수 있나?211
6.10심판비용 배상이 가능한가?211


PART 07
모든 단계 관련사항
7.1기한계산 방법은?214
7.2기한을 지키지 못한 경우 해결방법은?220
7.3특허청이 정한 기간을 연장하는 방법은?226
7.4출원 이후 등록 전까지 보정이 가능한 시기는 언제인가?228
7.5연차료 회차 및 납부 마감일 계산 방법은?232


PART 08
기타
8.1유럽특허청은 출원사실 증명서를 발급해 주나?240
8.2인수받는 특허출원을 기초로 정당한 권리자로서 분할출원할 수 있는시기는?240
8.3특허권의 이전이나 실시권 설정을 등록하는 방법은?241
8.4유럽특허의 심사이력(file history)을 확인하고 다운로드받는 방법은?241
8.5독일특허의 심사이력(file history)을 확인하고 다운로드받는 방법은?243
8.6유럽특허가 현재 어느 국가에 유효한 상태인가 확인하는 방법은?245
8.7경쟁사 특허의 등록을 저지하거나 넓은 권리범위로 등록되는 것을 막기위한 수단은?248

색인251

작가정보

저자(글) 지유철

서울대학교에서 기계공학을, 연세대학교에서 통신공학을 전공하여 두 분야 석사학위를 받았다. 한국의 유명한 전자회사 특허조직에서 오랫동안 근무한 경험을 바탕으로, 2017년부터 Vossius & Partner에서 근무하면서 한국기업들의 우수한 유럽특허 확보를 위해 활동하고 있다.

저자(글) Rainer Viktor

Technical University of Munich에서 전기공학 및 IT를 전공하였다. 1995년부터 Vossius & Partner에 근무하면서, 소프트웨어, 전자제품, 의료기기 등과 관련한 폭넓은 기술분야에서, 출원뿐만 아니라 침해/무효 소송 등 다양한 특허업무를 수행하였다. 최근 Legal 500 Deutschland 및 IM Patent 등에서 우수 변리사로서 추천되었다.