현업 변리사가 알려주는 지식재산권 스쿨

엄정한 , 구민식 지음

초록비책공방 2023년 06월 10일 출간 종이책 : 2023년 02월 28일 출간

작품소개

책소개

독창적인 아이디어나 혁신적인 기술과 제품을 보호하면서 사업화하려면 어떻게 해야 할까? 사업가가 지식재산권을 제대로 알고 활용하면 세상 든든한 아군이 된다. 하지만 잘 모르고 방심하다가는 무엇보다 위협적인 적이 될 것이다. 이 책은 현업 변리사가 특허, 상표, 디자인, 저작권과 같은 지식재산권을 사업적 판단에 필요한 수준만큼 이해하고 쉽게 찾아볼 수 있도록 ‘지식재산권 확보’와 ‘지식재산권 활용’ 측면에서 알려준다. 또한 사업의 유형에 따라 필요한 권리에 관한 내용만 찾아볼 수 있도록 ‘특허권(실용신안권), 상표권, 디자인 및 저작권’을 순서대로 소개했다.
지식재산권은 눈에 보이지는 않지만 미래에 발생할 수 있는 위험에 대비하는 성격이 강하다. 따라서 ‘무조건’, ‘많이’ 등록할 필요는 없고, 자신의 보유한 기술 및 브랜드를 살펴 최적의 지식재산 전략을 취해야 한다. 그런 면에서 특허나 상표 등의 지식재산권에 대해 잘 몰라 사업에 어려움을 겪는 강소기업, 스타트업, 1인 기업 실무자와 사업가에게 필요한 만큼 쏙쏙 뽑아 쓸 수 있는 실용적인 가이드북이 되리라 기대한다.

목차

1강. 특허는 정말 모든 사업에 필요할까?
2강. 유일무이한 사업보험, 특허와 실용신안
3강. 애써 만든 제품이 이미 특허받은 제품이라면?
4강. 브랜드를 지켜주는 강력한 상표권
5강. 상표권, 어떻게 출원하고 등록해야 하나
6강. 뇌리에 박히는 브랜드 네이밍의 기술
7강. 경쟁사의 숨을 조이는 상표 포트폴리오
8강. 디자인권은 특허만큼 강력하다
9강. 설마 하다가 큰코 다치는 저작권, 얼마나 알아야 할까?
10강. PCT 특허와 마드리드 상표로 해외진출 시동 걸기
11강. 출원하기 전에 절대 해서는 안 되는 한 가지
12강. 타인의 특허를 양도받는 방법
13강. 돈이 없을 때 출원비용 확보하는 방법
14강. 누군가 당신의 특허를 침해했다면?
15강. 특허를 침해했다고 경고장이 날라왔다
16강. 특허로 시장 방어에 성공한 기업들
17강. 스타트업을 강한 기업으로 만드는 특허 포트폴리오
18강. 특허를 담보로 대출받기&부채비율 줄이기
19강. 크라우드 펀딩에 도전하기

책 속으로

특허라는 것은 본질적으로 기존의 문제를 해결하는 ‘기술적 사상’, 즉 ‘새로운 발명’을 보호하는 것이다. 때문에 기술 기반이 아닌 마케팅과 유통이 중심인 사업에서는 특허가 절대적인 중요성을 갖지 않는다. 그러므로 사업을 하는 당신이 최우선적으로 필요한 것은 특허 확보가 아니다. 먼저 ‘나의 사업은 어떤 특징을 갖고 있으며 이 사업에 필요한 지식재산권의 종류는 무엇인가?’를 고민해봐야 한다.
지식재산권은 당신의 사업이 ‘잘 되었을 때’ 경쟁자들의 시장진입을 막기 위한 유일무이한 장치이다. 지식재산권은 지금 당장은 문제가 없지만 앞으로 발생할지도 모를 일에 대비해서 미리 확보해두는 권리라는 점에서 ‘보험’과 비슷한 성격을 띤다. 고민 끝에 만들어진 당신의 발명(기술적 특징)과 네이밍(브랜드)은 자동차나 부동산처럼 ‘눈에 보이는 것’이 아니기 때문에 옆에 있는 사람이 바로 복제할 수 있을 정도로 연약하다. 쉽게 카피될 수 없도록 사회적 보호장치를 만들 필요가 있다.
- 〈1강. 특허는 정말 모든 사업에 필요할까?〉 중에서

상표권은 특허권보다 형사적으로 강력한 힘을 가진다. 특허권이 침해당할 경우 특허권자가 피해를 입는다. 하지만 이는 사적인 영역에서의 재산권 침해이기 때문에 사회적 피해가 직접적이지는 않다. 반면 상표권이 침해당해서 ‘짝퉁’이 유통ㆍ판매되면 상표권을 도용당한 기업(상표권자)도 피해를 입지만 일반 소비자들도 피해를 입기 때문에 직접적인 사회 문제가 된다. 이런 이유로 검찰청은 고소가 없어도 상표 침해자를 형사적으로 수사할 수 있고 상표권자가 고소를 취하하더라도 수사가 계속되는 것이다.
상표권은 ‘유사’ 판단에 의해서 이루어지므로 침해 사실이 확인되면 특허권 침해사건에 비해서 매우 빠르게 진행된다. 민사적 구제방법으로는 ‘침해금지청구권/손해배상청구권/가처분/가압류/신용회복조치 청구’ 등이 있으며, 이 중 ‘가처분 소송’은 상표권자의 사업에 즉각적인 효과가 있는 방법이다. 확정 판결이 있을 때까지 방치하면 권리자가 현저한 손해를 입거나 목적을 달성하기 어려운 경우 잠정적으로 임시조치를 하는 보전 제도이기 때문이다. 가처분을 신청하면 바로 처분행위가 금지되는 효과를 보게 된다.
- 〈5강. 상표권, 어떻게 출원하고 등록해야 하나〉 중에서

우리나라에서 상표를 보호받으려면 우리나라 「상표법」에서 규정하는 절차에 따라야 하는 것처럼 외국에서 상표를 보호받으려면 해당 국가의 「상표법」에 규정된 절차와 서식에 따라서 상표 등록을 받아야 한다.
하지만 각 국가별로 「상표법」의 규정이 다르고 상표 심사기준도 다르며 언어도 굉장히 다르기 때문에 일반적인 중소기업이 각 국가별로 상표를 획득하기란 굉장히 어려운 문제일 수 있다. 이를 해결하기 위해 ‘공업소유권에 관한 파리조약’ 8년 후 각 국가들이 스페인 마드리드에 모여서 ‘마드리드 의정서’를 체결하였고 오늘날의 국제상표 등록제도의 기반이 되었다.
- 〈10강. PCT 특허와 마드리드 상표로 해외진출 시동 걸기〉 중에서

한편 ‘사업 아이템’을 알리지 않으면 투자를 받기 힘든 것도 사실이다. 사업 아이템이라고 하는 것은 완성된 제품이나 솔루션을 의미하기도 하지만, 투자를 받아야 구현이 가능한 ‘사업적 아이디어’인 경우도 많다. 그래서 창업자들은 공모전에 자신의 아이디어를 내보기도 하고 아직 덜 완성된 프로토타입을 들고 투자자를 찾아가거나 공공기관에서 주최하는 경진대회에서 프레젠테이션을 해보는 것이다.
혹은 제품이 나오기도 전에 외부에 공개하거나 슬라이드 셰어를 통해서 발표 자료를 업로드하기도 한다. 이뿐인가. 유튜브를 통해 아이디어와 브랜드를 공개하기도 하고 그러다가 언론사의 인터뷰 요청이 있기라도 하면 왠지 세상이 나를 알아주는 것 같아 괜히 우쭐해지기도 하는 것이다.
이런 모든 활동들을 ‘공개’라고 한다. 그런데 여기서 주의할 것이 있다. 특허는 ‘새로운 기술적 구성’에 대해서만 주어지는 것이기 때문에 이런 공개 활동들은 특허 등록을 위한 ‘신규성’이라는 요건을 상실시킨다는 것이다. 특히 명심해야 할 것은 특허에서 가장 중요한 등록요건인 신규성은 ‘세상에 공개되지 않은 새로운 기술적 구성’이라는 것이고 ‘누가 공개했는지’를 가리지 않는다는 점이다.
- 〈11강. 출원하기 전에 절대 해서는 안 되는 한 가지〉 중에서

‘특허괴물’이라는 말을 들어봤을 것이다. 특허괴물은 제조를 하지 않은 채 분쟁의 중심이 될 만한 특허를 확보하여 특허 침해가 의심되는 업체에게 경고장을 보낸 후 합의금을 받아 수익을 내는 업체로 몇 년 전부터 산업계에서 이슈가 되어 오고 있다.
주로 대기업을 상대로 경고장을 보내고 특허소송을 제기해왔는데, 최근에는 전 세계적으로 중소기업뿐만 아니라 스타트업까지 특허 소송의 상대가 되고 있다.
특허괴물에 의한 소송 외에도 리워드형 앱인 캐시 슬라이드를 서비스하는 ‘엔비티’와 AD Latte를 만들어 리워드 앱 초기시장에서 두각을 나타내었던 ‘앱디스코’ 간의 분쟁 등 다양한 사업 영역에서 특허 분쟁이 일어나고 있다. 그러므로 사업을 하다 맞닥뜨릴 수 있는 특허 분쟁에 대해 준비를 하는 것은 기업의 경영자라면 필요한 일이라 할 것이다. 기업의 유형에 따라, 보유기술의 종류에 따라, 시장의 상황에 따라 특허 분쟁의 상황은 매우 복잡하고 그 대응 전략도 상당히 민첩해야 한다. 따라서 여기에서는 특허 분쟁의 전 단계인 ‘특허 경고장을 받은’ 경우에 공통적으로 대응할 수 있는 전략을 일곱 가지로 정리해보고자 한다.
- 〈15강. 특허를 침해했다고 경고장이 날라왔다

출판사 서평

‘사업 아이템을 지킬 전략이 있는가?’
지속가능한 기업이 되려면 지식재산권에 주목하라!

‘완성되지 않은 제품과 기술인데 특허를 받을 수 있을까?’, ‘뇌리에 박히는 브랜드는 어떻게 만들어야 할까?’, ‘디자인권도 특허만큼 강력할까?’, ‘특허를 침해했다고 경고장이 왔다면?’, 반대로 ‘경쟁사가 나의 특허를 침해했다면?’ 사업을 하다 보면 이와 같은 예기치 않은 이슈에 처하게 된다. 특히나 새롭게 선보인 기술이나 제품이 시장에서 뜨거운 인기를 얻고 각광을 받게 되면, 경쟁사들이 그러한 기술이나 제품을 따라하거나 혹은 그 기술과 제품이 기존의 특허를 침해했다고 제동을 걸 확률이 높아진다.

이때 그에 맞는 지식재산권을 제대로 확보하고 있다면, 이는 사업을 보호하는 보험의 역할을 한다. 그러므로 사업을 준비하거나 하고 있는 사람이라면, 이러한 ‘만약’의 사태를 위해 특허권, 상표권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권에 대해 정확히 알고 자신의 사업에 맞는 지식재산권 전략을 짤 수 있어야 할 것이다.

이 책은 스타트업부터 강소기업, 1인 기업까지 꼭 알아두어야 할 지식재산권에 관한 내용을 ‘확보’와 ‘활용’ 측면에서 설명했다. 또한 문화예술기업, 서비스기업, 기술기업 등 사업 유형에 맞는 입체적인 지식재산권 전략을 알려준다. 창업기술을 개발하고, 상품을 제작하고, 마케팅에 홍보까지 신경 쓰느라 눈코 뜰 새 없이 바쁜 사업가들을 위한 책이기에 첫 장부터 마지막 장까지 순서대로 읽을 필요가 없도록 직관적으로 구성했다. 가령 특허, 상표권, 디자인권 중 어떤 것을 획득하는 것이 유리할지 고민된다면 〈1강. 특허는 정말 모든 사업에 필요할까?〉를 찾아 읽으면 되고, 특허 출원 전 절차와 유의할 점을 알고 싶다면 〈2강 유일무이한 사업보험, 특허와 실용신안〉, 〈11강. 출원하기 전에 절대 해서는 안 되는 한 가지〉, 〈13강. 돈이 없을 때 출원비용 확보하는 방법〉를 찾아 읽으면 된다. 궁금한 점을 찾아 해당 페이지를 열면 손쉽게 궁금증을 해소하고 해결방안에 대한 단초를 얻을 수 있다.

특허분쟁, 그리고 원천특허 확보전쟁이 빈번해지는 비즈니스 현실에서 자신의 사업을 지킬 수 있는 길은 지식재산권을 얼마나 잘 확보하고 활용하는지에 달려 있다. 그래야 대기업을 상대로 한 특허 분쟁에서 이길 수 있고, 추격해오는 경쟁사의 시장진입을 효과적으로 막을 수 있다. 그러기 위해서는 자신의 사업에 맞는 지식재산권 전략을 세우고 이를 실행해가야만 한다. 현업 변리사가 철저한 실무 위주의 내용으로 뽑아낸 이 책은 기업의 IP를 보호하기 위한 직관적이고 실용적인 지침서가 될 것이다.

작가정보

저자(글) 엄정한

서울대학교 공과대학 화학생물공학부를 졸업하고 2006년 변리사 시험에 합격(제43회)했다. 스무 살인 2000년에 사진 저작권 거래 스타트업 POEX를 설립했고, 2002년 피코소프트에 산업기능요원으로 입사하여 브라질 온라인 로또 시스템을 구축했다. 이후 변리사 시험에 합격하여 유미특허에서 변리사 실무를 배웠다. 2013년에는 유철현 변리사와 ‘특허법인 BLT?’을 공동창업하고 2천여 개의 기업을 도왔다. 2016년에는 중소벤처기업부 등록 액셀러레이터 ‘Company B?’ 및 ‘컴퍼니비 개인투자조합?’을 운영하며 40개 이상의 스타트업에 투자하여 성장을 도왔다.
다수의 기관에서 창업 심사위원으로 활동하고 있으며 기업진단, 투자유치, 특허?·?브랜드 전략 등을 강의하고 있다. 엔젤투자와 스타트업 경영 참여(기획, 사업개발, 마케팅, 전략, IP)도 함께 하고 있다. 저서로는 《특허로 경영하라》, 《사업보험》, 《기술창업36계》 등이 있다.

저자(글) 구민식

한양대학교 신소재공학부를 졸업하였으며 LG화학 전지사업본부(現 LG에너지솔루션)를 거친 후 변리사시험에 합격하여 변리사가 되었다. 리앤목 특허법인에서 대기업의 지식재산 업무를 수행하였으며, 현재는 특허법인 BLT의 파트너 변리사로 재직하며 스타트업 및 초기기업의 성장에 힘쓰고 있다. 다수의 공공기관, 대학을 대상으로 지식재산권 강의를 하거나 정부과제 평가위원을 역임하고 있다.
지식재산권은 많은 사업가에게 숙제로 남아있다. 필요성은 공감하지만 학습에 많은 시간과 에너지가 필요하다. 사업적 판단에 필요한 내용만 필요한 수준으로 이해할 수 있도록 지식재산권 학습을 고민하는 많은 (예비) 사업가들의 시간과 에너지를 절약할 수 있는 가이드를 제공하고자 힘쓰고 있다.